特許侵害と先使用による実施権

特許侵害と先使用による実施権

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2016-02-19

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第168号 2016-02-17 ------------------------------------------------------- 法律相談ご案内 http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 前書き　弊所新宿事務所の移転のお知らせ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　本稿を執筆しております弁護士の石下（いしおろし）です。いつ もご愛読ありがとうございます。 　さて、弊所新宿事務所は、来る２０１６年３月７日（月）から、 東京丸の内に移転することとなりました。具体的な場所は以下のと おりです。 　新事務所名　弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所 　東京都千代田区丸の内1-5-1　新丸の内ビルディング11階 　[電　話] 03-6267-3370　[FAX] 03-6267-3371 　地図　　https://goo.gl/maps/ZMAXEvk2ons 　新事務所は東京駅から至近のところにあり、東京以外の地方の方 々も含め、弊所へのアクセスは容易になると思います。今後ともよ ろしくお願いいたします。 　また、メルマガ読者限定無料相談は引き続き継続中です。末尾の ご案内もご覧ください。 では、本論にまいります。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　　特許侵害と先使用による実施権 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁　平成２７年６月３０日判決 　Ａ氏は、発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権（特許第４ ３５６９０１号）を保有していました。なお、Ａ氏特許は、平成１ ９年３月１日に出願されたものでした。 　そしてＡ氏は、Ｂ社に対し、その製造販売する口紅の容器が同特 許権の侵害に当たると主張しました。なお、Ｂ社は、フランスの世 界的な化粧品メーカーであるＬグループのグループ会社でした。 　原判決（大阪地裁）は、Ｂ社が当該特許権について特許法７９条 所定の先使用による通常実施権を有すると判断し、Ａ氏の請求を棄 却したため、Ａ氏が控訴しました。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　知財高裁も一審と同様Ａ氏の請求を棄却しましたが、その理由の 一部は以下のとおりです。 ●　Ｌグループの日本法人を含めたＬグループの商品の口紅容器の 製造を行っていたＣ社は、Ｄの指示に基づき、遅くとも平成１８年 ２月１４日（Ａ氏特許の出願前）までに、口紅容器に係る図面を作 成した。 ●　当該図面には、Ａ氏特許発明の実施品の製造に必要な情報が記 載されていることが認められるから、Ｄは、Ａ氏特許発明について 「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者」に当 たる。 ●　そして、当該図面が作成されたころには、同図面は、フランス のＬ社に送付されたものと推認され、同社の子会社でＬグループの 一員である日本Ｌ及びその完全子会社であるＢ社も、Ｂ社商品の各 部品の輸入時には、Ａ氏特許発明の内容を「知得」していたと評価 するのが相当である。 ●　よってＢ社は、Ａ氏特許発明について、「特許出願に係る発明 の内容を知らないでその発明をした者から知得」した者に当たる。 これらによれば、Ｂ社においては、Ａ氏特許権についての先使用権 は成立する。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）先使用権とは 　日本では、ある発明について最初に特許を出願した者が特許を取 得するという、いわゆる「先願主義」を採用しています。 　それで、甲社がある発明を行い、その後たまたま乙社が同じ発明 をした場合に、甲社が特許出願をせず、乙社が特許出願をし特許権 を取得した場合、その後甲社がその発明を実施することは、先願主 義を貫けば甲社の特許権侵害に当たることになります。 しかし、このような結果は、事業者にとって不当なリスクを与え てしまうことになるため、特許法７９条は、「先使用権」という制 度を定めています。 　先使用権とは、ある者が、特許権者による当該出願の際に、すで にその発明を実施して事業を行っていたケース、又はその準備を行 っていたようなケースでは、当該特許権の登録後であっても、当該 発明を実施することができるという権利です。そこには、具体的に 次の２つの類型があります。 　(i)　特許権者の発明の内容を知らないで独自に同じ内容の発明を 　　　した者 　(ii)　特許権者の発明の内容を知らないでその発明をした者から 　　　知得した者 　本件では(i)も争点となりましたが、(ii)についても争点となり、 判断が示されました。特に本件では、親会社であるフランスのＬ社 の知得が、その子会社や孫会社（Ｂ社）の知得に関連付けられてい ますが、この点は、実務上も興味深いものがあります。 （２）先使用権の主張における「事業の準備」の意義 　さて本稿では、本件の事例を離れ、実務上問題となりやすい「事 業の準備」について考えてみたいと思います。つまり、研究開発～ 発明の完成～事業化実験～事業の準備～事業の実施という事業の流 れの中で、どこからが「事業の準備」に該当するのでしょうか。 　この点最高裁は以下のように判示しています。 　　いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図 　　を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識され 　　る態様、程度において表明されていることを意味する 　そして「意図が客観的に認識できる程度に表明」されている場合 とは、ケース・バイ・ケースですが、例えば、製造設備の製造や金 型の製作に着手している、製造のために原材料をすでに購入したり しているといったことが含まれます。 　他方、単に事業計画のアウトラインを公表しただけという段階で あれば足りないということになります。また、当該発明にかかる製 品について、試作中であり即時に実施の意図が認識されない状況で も同様です。 （３）先使用権の主張に役立つ立証方法 　会社の事業や製品開発などにおいては、製造方法に関する発明な ど、特許の出願よりもノウハウ秘匿にメリットがあるという判断か ら、また発明の重要性とコストから、特許の出願をしないというケ ースがあります。 　このような場合、後日万一第三者が特許を出願・登録してしまっ た場合に生じる紛争時の立証を考えておく必要があります。 　この場合、いざ紛争となってから証拠を集めようとしてももはや 証拠は残っていない（あるいは収集が困難）ということがあるかも しれません。それで、研究開発～発明の完成～事業化実験～事業の 準備～事業の実施という一連のプロセスの中で、行ったこととその 結果事実を随時記録して、客観的資料として保存管理することが重 要といえます。 　先使用権の立証のための証拠資料には、具体的に以下のものが含 まれます。こうした日々の管理がいざというときにものをいうかも しれません。 【発明関係の立証】 　◆研究ノート 　◆議事録 　◆実験報告書、技術成果報告書 　◆発明提案書書 　◆設計図、デザイン図、その他の図面 　◆製品仕様書 【事業の実施・準備の立証】 　◆事業計画書 　◆見積書、発注書、契約書 　◆請求書、納品書 　◆原材料仕入記録簿、発注簿、受注簿、製品受払簿などの帳簿類 　◆業務日誌、作業日誌、製造記録 　◆運転マニュアル、作業標準書、検査マニュアル、保守点検基準書、製造工程図等 　◆製品サンプル 　◆カタログ、パンフレット 　◆商品取扱説明書 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　メルマガ読者限定・初回30分無料相談サービスの開始 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　弊所では、弊誌のご愛読の感謝として、メルマガ読者限定で、初 回30分無料相談を実施しています。弊所に相談したいと思っている ものの、相談実績がなく、社内決裁をいので社内で予算が取りにく いといった方、是非ご活用くだされば幸いです。 ＜相談要領＞ 　　　ａ　相談日時　　　申込者のご都合にあわせ、日程調整の上 　　　　　　　　　　　　決定 　　　ｂ　相談場所　　　弊所新宿事務所又は横浜事務所 　　　ｃ　相談回数　　　１回まで。時間は30分まで 　　　ｄ　相談後の義務　何もありません。ご安心ください。 ＜申込要領＞ 「申込可能な方」　初めて弊所に相談される方に限ります 　　　　　　　　　法人の相談に限ります 「申込期間」　　　いつでも可能です 「相談可能分野」　以下をご覧ください 　　　　　　　http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/ 「申込方法」　メールの場合 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