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コラムの泉

特許の専用実施権と実施義務

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第231号 2019-05-14

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1 今回の事例 特許専用実施権と実施義務
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 大阪地裁平成31年2月28日判決

 A社は、ちりめんの製造法に関する特許権者であり、B社との契
約によって、同社に対して専用実施権を設定していました。

 しかしA社は、B社が、当該特許を実施しておらず、実施義務な
どに違反したとして、損害賠償請求をしました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、B社の実施義務の存在は認めまし
たが、実施義務違反は否定しました。

・ 契約には、B社の実施義務を定めた条項はない。

・ もっとも、B社が特許を独占的に実施する地位を獲得するのに
対し、A社は自己実施や第三者への実施許諾ができないにもかかわ
らず、特許維持費用の支払義務を負うことになる。

・ 契約では、イニシャルペイメントがなく、ランニング実施料の
金額も、B社が販売した特許製品の売上に応じたものであるから、
A社は、B社が特許を実施しない限り実施料の支払を全く受けられ
ない。

・ A社とB社のこうした状況を踏まえると、B社は、特許実施が
可能であるのにそれを殊更に実施しないとか、実施に向けた努力を
怠ることは許されず、信義則に基づき、特許を実施する義務を一定
の限度で負う。

・ 本件の事情を考慮すると、B社の実施義務は、その時々の状況
を踏まえ、特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りる。




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3 解説
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(1)特許のライセンス~専用実施権

 特許のライセンス(実施権)については、大きく分けて二種類が
あります。それは「専用実施権」と「通常実施権」です。以下それ
ぞれを簡単にご説明します。

 まず、専用実施権は、特許登録簿への登録によって発生します。
そして、専用実施権を設定すると、特許権者ですら、その専用実施
権の範囲においては特許を実施することができなくなります。また
第三者に対する実施権の設定・許諾もできません。

 また専用実施権者は、特許権者と同様に、特許権を侵害する者に
対して、差止請求(侵害行為を差し止めること)や損害賠償請求を
することができます。

 以上のとおり、専用実施権者は、その名称のとおり、特許権その
ものに近い、非常に強力な権利が与えられます。


(2)特許のライセンス~通常実施権
 
 他方、通常実施権は、登録を要さず、契約だけで発生します。

 また、ライセンシーの実施権を独占的とするか、非独占的とする
かは、契約で自由に定めることができます。また実施の場所も限定
できます。

 契約で定めれば、独占的実施権を許諾しても、特許権者が自ら実
施することもできます。

 さらに、ライセンシーがサブライセンスできるか否かも契約で定
めることができます。

 なお、専用実施権者とは異なり、通常実施権者は、特許権の侵害
者に対して差止請求等をすることはできないと考えられています。


(3)実務上の留意点

 他者に自社の特許をライセンスするとき、又は他者からライセン
スを受けるときには、上のような各権利の性質を考えて、そして、
自身のビジネスの目的やスキーム、考えられるリスクを考えて、適
切に、どんな実施権を対象とするかや、ライセンスの条件をしっか
りと考える必要があります。

 一般的には、専用実施権は非常に強力な権利ゆえに、特許権者と
しては、自社の子会社など何らかの密接な関係がある会社でない限
り、専用実施権の設定については相当に慎重な考慮が必要と思いま
す。そうでないと、特許権者自身特許を持っていながら身動きが取
れないような事態にもなりうるからです。

 また、専用実施権にせよ、独占的通常実施権にせよ、他者に独占
権を与えるのであれば、自社が不当に不利益を受けないような手当
も重要です。

 例えば、独占権を付与する代わりに権利金や初期にまとまったロ
イヤリティを定めるという方法がありえます。あるいは、最低ロイ
ヤリティを定めることもありえます。

 以上、ほんの一部の要素を考えましたが、特許ライセンスは、ビ
ジネス上の契約の中でもとりわけ考慮すべき事項の多い、落とし穴
も多い契約です。

 それでライセンス交渉の段階から契約のドラフティングやレビュ
ーまで、弁護士や弁理士といった専門家のサポートを受けることは、
投じる価値のあるコスト・手間といえるかもしれません。




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4 弊所ウェブサイト紹介~特許法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した特許法については、

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/

にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、
特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用
ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。




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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
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クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470

mailto:info@ishioroshi.com

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弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
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弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/

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