対価の不返還（たいかのふへんかん）

対価の不返還（たいかのふへんかん）

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2010-07-07

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 　　　　わかっちゃう！　知的財産用語　　　　No.256 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ こんにちは！　　わかっちゃう弁理士　西川幸慶です。 　☆ 本日の知的財産用語 ［対価の不返還（たいかのふへんかん）］ 　ライセンス契約において、「ライセンス料（実施料）を返還しな い」旨を定める条項のことです。 (1) 　特許権者，意匠権者，商標権者などは自ら発明，意匠，商標を実 施・使用することができますが、他人に実施権（使用権）を設定・ 許諾して実施させることもできます。 　その場合、権利者は実施を希望する者と実施契約を締結します。 このような契約は「ライセンス契約」とも呼ばれます。 (2) 　たいていの場合、実施契約を行うに際して特許権者等の権利者（ ライセンサー）は、実施権の設定・許諾を受ける者（ライセンシー） から、対価として実施料（ロイヤリティ）を要求します。 関連） 　「ライセンシー」：　http://www.jpat.net/y16.htm 　「ロイヤリティ」：　http://www.jpat.net/Y78.htm 　実施契約を締結すると、ライセンサーとライセンシーは　その契 約に拘束されます。 (3) 　ところで、特許権，意匠権，商標権などは　成立した後に無効と なることがあります。 　無効審判が請求され、特許や登録をすべきでなかった理由（無効 理由）があると判断されると特許権等は無効となります。 　本来、特許や登録をすべきでなかったとの判断ですので、特許権 等は原則として最初から無かった（権利が発生しなかった）として 扱われます。 (4) 　もし無効となった特許権について、実施契約がされていた場合　 問題となることがあります。 　ライセンシーは特許権のある発明等を実施したいために、わざわ ざ対価として実施料をライセンサーに支払っています。独占権であ る特許権が無いのなら、対価なんて支払わなくても自由にその発明 を実施できたはずです。 　つまり、存在しなかった特許権について対価を支払っていたこと になります。 　そのような場合、ライセンシーはライセンサーに対して、今まで 支払った対価の返還を求めることがあります。そして、対価を返す かどうかでライセンサーとライセンシーの間でトラブルが生じるこ とがあります。 (5) 　そこで、仮に契約後に特許権などの権利が無効になった場合でも、 それまでライセンサーが受けとった対価はライセンシーに返しませ んよという内容をライセンス契約に含めることが多いです。これが、 「対価の不返還」についての取り決めです。 　具体的にはライセンスの契約書に 「本契約に基づいて＊＊（ライセンシー）から＃＃（ライセンサー） に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還されないも のとする。」 のような内容の条項を設けます。 　この条項が有れば、仮に特許権などが無効になってもライセンサ ーはライセンシーに対価を返さなくてもよいことになります。 　このように「対価の不返還」というのは、ライセンサー側に優位 な取り決めといえます。 　ライセンス契約時にはライセンサーの方が立場的に優位であるこ とが多いので、たいていライセンシーもこれに合意します。 （ライセンシーとしても「まさか無効になることもないだろう」と いう意識も有り、「対価の不返還」についてあまり深く考えていな いということもあります。） 　　　　　　☆　　　　　　　　　　　　　　☆ ［関連事項と経験談］ (1)　 　ライセンス契約においては、「対価の不返還」について条項を設 けていることが多いのですが、そのような条項を設けていない契約 を見たこともあります。 　それは、単に　そこまで考えが及ばなかった場合が多いのでしょ うが、「対価を返還しても良い」という考えがある場合もあるかも しれません。 　実際、ライセンサーとライセンシーの合意があればそのような契 約にすることも可能ではあります。 　只、私は「権利無効の際には対価は返還します」とわざわざ規定 した契約書は　見たことがありません。 (2) 　「対価の不返還」は特許権などの権利が完全に無効となった場合 ばかりではなく、訂正審判によって権利の範囲が狭くなった場合な どにも適用されます。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 　「わかっちゃう！　知的財産用語」 　　発行　 　西川特許事務所　（ http://www.jpat.net/ ） 　　　　 　　兵庫県西宮市東山台３丁目９－１７　　 　　　　　　 電話 0797-61-1841、　FAX 0797-61-1821　 　　発行人　　弁理士　西川 幸慶　　pat@jpat.net 　　　 　　ご意見、ご感想　お待ちしてます。 　＊　このメールに返信いただけば、西川に届きます。 ★　遠方からの「意匠」，「商標」の出願のご依頼承っております。 　　まずは　Ｅメール，ＦＡＸ等で　お問い合わせ下さい。 ☆「メール相談」 http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です 　が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。 ☆　「商標救助隊Ｔ－Rescue」　http://www.japat.net/ ☆　日記　　http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/ 　　　　　　https://twitter.com/tokkyon 　　　　　　　　☆　　　　　　　　　　　　　☆ 　掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。 　但し、署名を含めて全文転載でしたら転載，転送していただいて 結構です。 　　(C) 2010　Nishikawa Yukiyoshi　 　『まぐまぐ』 を　使ってお届けしています。 　本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は 　http://www.mag2.com/m/0000098536.htm　 からお願いします。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ［編集後記］ 　蒸し暑い日には　お風呂に　「ハッカ油」を入れています。 スーッとして気持ちがよいですし、さわやかな香りで　リラックス できる気もします。 　今は５滴くらい入れていますが、もう少し多い目に入れてもよい かもしれません。 ただ、入れすぎると　震えるほど寒くなるらしいですね。