特許と分割出願

特許と分割出願

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2014-05-29

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第126号 2014-05-27 （旧 石下雅樹法律・特許事務所） ------------------------------------------------------- 弊所取扱分野紹介（契約書作成・契約書チェック・英文契約） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html （弁護士費用オンライン自動見積もあります） 弊所取扱分野紹介（英文契約書翻訳・英語法律文書和訳） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　　　　特許と分割出願 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁　平成２６年２月２６日判決 　Ａ社は、平成２２年６月１１日、発明の名称を「レンズ駆動装置」 とする特許出願をしました。これは、平成１７年１１月１４日に行っ た出願を原出願とする分割出願でした。 　なお、当該分割出願にかかる発明は、「レンズ駆動装置としての 寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、 内側周壁を有しないレンズ駆動装置」に関するものでした。 　そして、同出願については、特許庁が拒絶査定をし、これに対す る不服審判によっても拒絶査定は覆らなかったため、Ａ社は、平成 ２５年３月１３日、当該審決の取消しを求める本件訴訟を提起しま した。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　裁判所は、以下の理由でＡ社の主張を認めませんでした。 ●　分割出願が、原出願時に出願したとみなされるためには、分割 出願にかかる発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書若しく は図面（原出願の当初明細書等）に記載されていること、又はこれ らの記載から自明であることが必要である。 ●　本件の分割出願にかかる発明は「内側周壁のない構造のヨーク」 を発明の一部とするところ、当該発明は、原明細書に記載されてい るということはできず、磁路を形成するために内側周壁を必須の構 成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということも できない。 ●　以上によれば、当該分割出願は、分割要件を充足するものでは ない。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）分割出願とは 　特許出願の分割（分割出願）とは、二つ以上の発明を包含する特 許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願に分割することをい います（特許法第44条）。言い換えると、当初の特許出願（原出願） の明細書に記載した発明の一部をいわば抜き出して、新たに特許出 願することともいえます。 　分割出願の最大のメリットは、「出願日の遡及」にあります。す なわち、原出願後の新たな特許出願であるにもかかわらず、分割出 願の出願日が、原出願の出願日に遡ることができるということです 。例えば原出願が２００８年になされ、分割出願が２０１２年にな された場合も、法律上の要件を満たせば、分割出願も２００８年に 出願したとみなされるわけです。 （２）実務上の分割出願の活用１～早期の権利化 　ある企業は、分割出願を自社技術の効果的な保護のために戦略的 に活用しています。 　例えば、ある特許出願について拒絶理由通知又は拒絶査定を受け た場合に、一部の請求項について拒絶理由の指摘を受けるというケ ースがあります。例えば、請求項が５個あり、請求項１と３に拒絶 理由が存在するとの指摘を受けるという場合です。 　この場合、当該指摘に対して意見書・補正書を提出して審査官に 反論する方法が多く取られますが、その後の審査が長期化し権利化 に時間がかかるかもしれません。それで、拒絶理由がある請求項（ 上の例では、請求項１と３）を抜き出して分割出願することで拒絶 理由を解消し、特許査定を受け、一部だけを早期に権利化するとい う方法です。 （３）実務上の分割出願の活用２～効果的な権利行使のために 　特許出願して数年後、他社から類似品が発売されるというケース で、出願した請求項の権利範囲だけでは当該類似品への権利行使が 難しい、という場合が考えられます。 　この場合、特許請求の範囲や明細書の補正で当該類似品をカバー することができる場合もありますが、補正の場合、時期的な制限で 無理な場合もあります。 　それで、こうした類似品について自社の特許権でカバーできるよ うに、明細書の記載や図面にある事項を取り出して分割出願すると いう方法が検討できるわけです。 　以上は分割出願の活用目的の一部ですが、上のように、弁理士な どの専門家のアドバイスを得て特許法の制度をフル活用することは より自社の権利保護に資するものとなるものと思います。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　弊所ウェブサイト紹介～特許法　ポイント解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企 業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。 例えば本稿のテーマに関連した特許法については、 http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/ にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、 特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用 ください。 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー ルでご一報くだされば幸いです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。 ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原 則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド レス宛、メールでお申出ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集発行】 弁護士法人クラフトマン （旧 石下雅樹法律・特許事務所） 新宿オフィス 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所 TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766 横浜主事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階 クラフトマン法律事務所 TEL 045-276-1394（代表） 045-620-0794 FAX 045-276-1470 mailto:info@ishioroshi.com 弊所取扱分野紹介（リーガルリサーチ・法律調査） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━