うまくない拒絶理由通知への対応とは？

うまくない拒絶理由通知への対応とは？

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2017-12-18

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ □　うまくない拒絶理由通知への対応とは？　第155号　□ ■ □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当メールマガジンは、 弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、 お役に立つ情報がご提供できればと思い、 　★特許の実務を進める上で役立つ情報 　☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ 等を配信させて頂いております。 ●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、 　大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。田村良介です。 ■以前、こんなことがありました。 　アメリカのオフィスアクションで、 　非自明性（日本でいうところの進歩性）がない、 　と判断されていたのですが、 　現地代理人からの提案は、独立請求項を従属請求項で 　限定するというもの。 　たしかに、現地代理人の提案通りに補正をすれば、 　比較的簡単に、特許が認められたかもしれません。 　ただし、その従属請求項は、 　すでに陳腐化した技術に関するものでした。 　ですから、特許が認められたとしても、 　他社に対する牽制効果があるわけではありません。 ■例えば、日本の拒絶理由通知でも、 　請求項１について進歩性がないと判断されていたとしても、 　従属請求項については、拒絶理由が存在しない、 　と判断されている場合があります。 　このような場合、ついつい、この従属請求項の内容で、 　権利化をしたくなりますが。 　でも、もしかすると、請求項１のままで、 　特許が認められるかもしれません。 　まずは、請求項１で進歩性が認められる可能性があるかどうかを、 　十分に見極めてからでも、遅くはないはず。 ■ところで、 　仕事がら、他の方が書いた明細書や意見書を 　見る機会があります。 　中には『これは、ちょっと、うまくないかも？』 　ということがあります。 　意見書で、たまに見かけるのが、 　例えば、進歩性がないという拒絶理由で、審査官が、 　『引用文献１においてＡ手段を採用することは、 　当業者にとって容易に想到しうる』ことである、といっているのに 　単に、『Ａ手段を採用することは容易ではない』と主張するだけで、 　容易ではないと主張するための理由が、何も述べられていないもの。 　容易ではない理由がなければ、審査官を説得することはできません。 ■そこで、拒絶理由通知への対応において、 　まずいと思われる例を挙げてみました。 　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　・特許を取得できるかもしれないが、他社への牽制効果がない 　　と思われる内容で、請求項を補正してしまっている。 　・補正をしなくても十分に反論が可能なのに、 　　審査官の主張に同意して、必要のない補正をしてしまっている。 　・審査官の主張に反論をしているが、単に反論をしているだけで、 　　審査官の主張が適切でないことを説明できていない。 　・審査官の主張に対して反論をしているようで、論点がずれていて、 　　反論になっていない。 　・主張する内容について、論理が飛躍をしている。 　・２度目の拒絶理由通知で、１度目に主張した相違点とは関連性のうすい 　　相違点をもとに主張をしていて、主張に一貫性がない。 　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■このように、拒絶理由通知の対応って、 　難しそうな気がするのですが。 　実は、『この案件は特許にするのが難しい』と思われるものでも、 　ポイントさえ、しっかりおさえれば、 　意外とすんなり、特許になるものです。 今回のメルマガは以上となります。 ------------------------------------------------------------------------ ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。 登録用URL　⇒　 http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html ------------------------------------------------------------------------ ＜お知らせ＞ 　審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、 　非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、 　ということは、ありませんでしょうか。 　特許にすることが難しい案件であればあるほど、 　もし特許にすることができれば、 　競合他社に対して優位性をもって事業を 　展開できるのかもしれません。 　その特許が成立しなかったら、 　売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、 　ということはないでしょうか。 　ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、 　見当がつかない、ということかもしれません。　 　 　そのような場合に、 　特許が認められる可能性がありそうな対応案の 　提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。 　 　難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、 　なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、 　いかがでしょうか。　 　弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、 　 　これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、 　特許査定や特許審決を得ることができております。 　権利範囲をできるかぎり狭めずに、 　貴社が特許化したいとご希望される請求項で、 　対応させていただきます。 　これまでも約２０件に１件は、 　どうしても特許にすることができない出願があり、 　特許になることを確実にお約束することはできませんが、 　是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。　 　（途中からの受任でも問題ございません） 　 　詳しくは、弊所のお問合せページ　https://goo.gl/46w3O0 　よりお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------------------ ■当メールマガジンについて ※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や 　ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の 　すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。 　予めご了承いただいたうえで、お読みください。 ■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は 　著作権により保護されています。 ------------------------------------------------------------------------ □メルマガ名：【特許実務者マニュアル】 □発行元　　： 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所 □執筆/編集 ： 田村良介 □URL　　　 ： 【特許】http://www.lhpat.com 　　　 【商標】https://www.lhpat-tm.com □E-mail　　： ml@lhpat.com □解除ページ： http://www.mag2.com/m/0001132212.html 　※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、 　　上記のURLより登録の解除をお願いいたします。 ------------------------------------------------------------------------ Copyright (c) 2017 Ryosuke Tamura All rights reserved