商標の使用による識別性

商標の使用による識別性

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2013-08-06

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第106号 2013-08-06 （旧 石下雅樹法律・特許事務所） ------------------------------------------------------- 弊所取扱分野紹介（契約書作成・契約書チェック・英文契約） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html （弁護士費用オンライン自動見積もあります） 弊所取扱分野紹介（英文契約書翻訳・英語法律文書和訳） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　商標の使用による識別性 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁　平成２５年１月２４日判決 　井村屋が、指定商品を「あずきを加味してなる菓子」とする商 標「あずきバー」を出願したところ、特許庁は以下の理由で拒絶 査定を出し、審判でも同様の結論でした（今回は２つの理由だけ 取り上げます）。 １）本商標は、その商品の品質、原材料、形状を普通に用いられ る方法で表示したものにすぎないので、商標法３条１項３号にあ たり、登録できない。 ２）本商標がその指定商品について使用された結果、需要者が井 村屋の商品であると認識できるまでに至ったとはいえないから、 商標法３条２項により例外的に登録できる場合にもあらたない。 これに対し、井村屋が提起した審決取消訴訟が本件です。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 裁判所は、以下のように判断しました。 １）「あずきバー」という語が菓子類の名称として用いられた場 　合、やはり需要者はあずき又は小豆餡から作られた棒状の菓子 　を思い浮かべるので、普通に用いられる方法の表示であること 　は否定できない。しかし、 ２）井村屋の主張する上記事実や、井村屋以外で「あずきバー」 　の名称を使用している他社は、わざわざ「セイヒョー金太郎あ 　ずきバー」のように自社名を付けて差別化を図ったり、「ライ 　バルは井○屋！」とウェブページに記載するなど、あずきバー 　と井村屋の関係を意識していることからすれば、需要者の間で 　井村屋の「あずきバー」が高い知名度を得ていることが認めら 　れるから、３条２項の識別性があるといえる。 　したがって、３条２項の例外要件にあたるので、登録できる。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）商標法３条２項とは ３条２項は、本来は自他商品・役務識別力がなく３条１項３～ ５号に該当して登録できない標章でも、ある商品役務について永 い間使用された結果、自他商品・役務識別力を持つに至った場合 には、例外的に登録が認められる、と定めた規定です。 　例えば、指定商品「ドーナツ」について商標「ミルクドーナツ」 として出願したというケースがあります。通常このような出願は、 その商品の産地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示 する標章のみからなる商標であるという理由（商標法３条１項３ 号）で登録できませんし、現に当該出願は過去に拒絶査定を受け ました。 　しかし、この出願についての審決取消訴訟においては、永年使 用による識別性が認められ、登録が認められました（ミルクドー ナツ事件）。 　もっとも、商標は、識別標識として機能し得るだけの特徴が必 要ですから、あくまで３条１項３～５号のとおり、それ自体に本 来は自他商品識別機能がない商標は登録できないのが原則であり、 ３条２項の適用は例外的と考えられています。 　それで、３条１項各号に該当するような商標は登録可能性が下 がる以上、初めから３条２項に期待するのは賢明ではなく、商標 の選定において、１項に該当するものは極力避けた方がよいとい えます。 （２）実務上の留意点 　それでも、仮に３条１項に該当すると思われる商標を選定した いと考え、将来的に３条２項の適用を狙うことも念頭に置いて準 備しておこうという場合は、どんな証拠を保全・確保しておく必 要があるでしょうか。 　３条２項に該当するか否かの判断は、使用されてきた標章の外 観が出願商標と同一であることに加え、使用開始期間、使用期間、 使用地域、使用態様、販売数量、類似した他の標章の存否等を総 合考慮してなされます。 　この点、今回の判決では、販売数、発売以来の宣伝広告・テレ ビコマーシャルの実績（毎年７月１日を「井村屋あずきバーの日」 と定めＣＭ放映していること）や、グーグル検索・他社のウェブ ページにおける言及のされ方などが注目されました。 　したがって、まず基本的なものとして販売数に関する伝票・領 収書・帳簿関係、商標が付された歴代の商品の写真を残しておく ほかに、当該商品について行った宣伝広告・キャンペーン等の資 料（自社以外の媒体に掲載されたものがあればなお良い）を随時 確保しておくことや、自社の商品をインターネット上で色々な条 件で検索しそのデータを保存しておくことが欠かせないでしょう。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　弊所ウェブサイト紹介～商標法　ポイント解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企 業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。 例えば本稿のテーマに関連した商標法については http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/ において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報 くだされば幸いです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■　　　　　　　　　　　　　＜ＰＲ＞　　　　　　　　　　　　　　■ ■　知財調査・分析・グラフ化ソフトの定番　ぱっとマイニングＪＰ　■ ■「数値＆単位」検索機能で、１０ナノから４００ナノの表記を検索！■ ■「課題×解決マップ」「査読して重要度を付加」「時系列グラフ」　■ ■　　　　　　　など、知財分析専用ソフトならではの機能が満載。　■ ■　※　活用事例も公開しています。 URL : http://www.wides.com ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。 ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原 則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド レス宛、メールでお申出ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集発行】 弁護士法人クラフトマン （旧 石下雅樹法律・特許事務所） 横浜主事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階 クラフトマン法律事務所 TEL 045-276-1394（代表） 045-620-0794 Fax 045-276-1470 新宿オフィス 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所 TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766 mailto:info@ishioroshi.com 弊所取扱分野紹介（リーガルリサーチ・法律調査） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━