特許発明と実施可能要件

特許発明と実施可能要件

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2014-03-06

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第121号 2014-03-04 （旧 石下雅樹法律・特許事務所） ------------------------------------------------------- 弊所取扱分野紹介（契約書作成・契約書チェック・英文契約） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html （弁護士費用オンライン自動見積もあります） 弊所取扱分野紹介（英文契約書翻訳・英語法律文書和訳） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　　　　　特許発明と実施可能要件 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁平成２５年２月１２日判決 　米国法人であるＡは、名称を「処方した人の脳シチジンレベルを 上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方法及び同薬として 使用する組成物」とする発明につき特許出願を行いました。しかし その出願は拒絶査定を受け、不服審判によっても当該拒絶の判断が 覆らなかったため、Ａは、当該審決の取消を求める訴訟を起こしま した。 　特に本件で問題となった請求項の発明内容は以下のとおりです。 　処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使 用する、（ａ）ウリジン、ウリジン塩、リン酸ウリジン又はアシル 化ウリジン化合物と、（ｂ）コリン及びコリン塩から選択される化 合物と、を含む組成物。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　裁判所は、以下のとおり判断しました（なお本稿では、実施可能 要件に関する判断に絞ります）。 ●　本願発明は、（ａ）と（ｂ）の２成分を組み合わせた組成物が 　人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投 　与用医薬についての発明である。 ●　しかし、明細書には、アレチネズミに（ａ）成分であるウリジ 　ンを単独で経口投与した場合に、脳におけるシチジンのレベルが 　上昇したことが記載されているものの、（ａ）成分と（ｂ）成分 　を組み合わせて使用した場合の効果や、（ｂ）成分単独での効果 　についての実験結果が示されていない。また、そのような技術常 　識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載もな 　い。 ●　そうすると、詳細な説明には、当業者が本願発明を実施できる 　程度に明確かつ十分に記載したということはできず、特許法３６ 　条４項に規定する要件（実施可能要件）を満たさない。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）実施可能要件とは 　特許の明細書においては「実施可能要件」という要件が必要です。 つまり、その技術分野の技術者（「当業者」）が、その特許の明細 書を読めば当該発明を実施できる程度に、明細書において、発明の 説明を明確かつ十分に記載しなければなりません。 　他方、技術常識に照らして明細書や図面の記載を読んでも、当業 者がどのようにすれば当該発明を実施できるのか理解できないとき には、実施可能要件が満たされていないとして、出願が拒絶された り、無効となることがあります（なおこの場合「サポート要件」と いう別の要件違反となることも少なくありませんが、この点は本稿 では省略します）。 （２）化学系・薬学系の明細書と実施可能要件 　そして、化学系・薬学系の明細書では、有効成分として記載され ている物質やその組合せ自体から、それが発明の用途に利用できる かや、所望の効果を得られるかどうかを予測することが困難である ため、明細書において、そうした効果が得られることを示す実験デ ータを明細書に記載することで、実施可能要件の充足を図ることが 少なくありません。 　それで、広くて強い権利を取得するためには、また無効リスクを 下げるためには、実験データは１つだけでなく、特許請求の範囲に 記載する発明のすべてをサポートする多くの実施例を記載すること が必要です。そしてこの点、出願後に提出された実験データでは、 基本的に出願時の明細書におけるデータ不足を補うことはできない というのが判例の考え方ですので、この点からも、出願時に十分な 実験データを明細書に記載することが重要といえます。 （３）ノウハウとしての秘匿の選択肢 　場合によっては、「実施可能要件を満たすような詳細な情報を開 示するくらいなら、ノウ八ウとして技術を秘匿しておきたい」とい う判断もあるかもしれません。つまり、あえて特許出願せずに、営 業秘密として守るという、「ブラックボックス化」という方法です。 発明が製造方法に関するものである場合や、配合組成物の分析が困 難である場合など、技術内容によっては有効かもしれません。 　この場合には、秘密状態をいかに維持するかが最大の問題です。 また、こうした情報が漏洩した場合に事後的な責任追及はできても 漏洩自体を止めることが難しいことや、逆に他社に特許化されると いうリスクもあります。しかしながら、この「ブラックボックス化」 もひとつの選択肢でしょう。 　なお、前記難点やリスクに対する対応については、別の機会に述 　べたいと思います。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　弊所ウェブサイト紹介～特許法　ポイント解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企 業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。 例えば本稿のテーマに関連した特許法については、 http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/ にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、 特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用 ください。 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー ルでご一報くだされば幸いです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。 ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原 則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド レス宛、メールでお申出ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集発行】 弁護士法人クラフトマン （旧 石下雅樹法律・特許事務所） 横浜主事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階 クラフトマン法律事務所 TEL 045-276-1394（代表） 045-620-0794 FAX 045-276-1470 新宿オフィス 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所 TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766 mailto:info@ishioroshi.com 弊所取扱分野紹介（リーガルリサーチ・法律調査） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━