未登録の周知商標と商標登録への対抗

未登録の周知商標と商標登録への対抗

atc-168687

column:column_corporate:column_intellectual_property_right

2013-11-13

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第113号 2013-11-12 （旧 石下雅樹法律・特許事務所） ------------------------------------------------------- 弊所取扱分野紹介（契約書作成・契約書チェック・英文契約） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html （弁護士費用オンライン自動見積もあります） 弊所取扱分野紹介（英文契約書翻訳・英語法律文書和訳） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　　　　　未登録の周知商標と商標登録への対抗 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁　平成２４年１１月２９日判決 　Ｘ社は、標準文字の「ＥＣＯ　ＭＩＮＩ」という商標につき、指 定商品を第１２類（自動車・部品等）として出願し、登録を受けま した。 　しかし、ドイツの自動車メーカーＢＭＷがこれに異議を申立て、 Ｘ社の商標出願以前から日本国内で「ＭＩＮＩ」ブランドで、「Ｍ ＩＮＩ」の後に他の欧文字を付加した名称を使用して自動車を販売 してきたため、「ＭＩＮＩ」の文字部分がＢＭＷの自動車を表示す る商標として日本の需要者の間に広く認識されているから、Ｘ社の 商標登録は商標法４条１号１０号に違反すると主張しました。 　その結果、ＢＭＷの異議が認められてＸ社の登録が取り消された ため、Ｘ社が登録取消の取消を求めたのが本件です。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　裁判所は、以下の理由でＢＭＷの主張を認め、Ｘ社の商標の登録 取消を維持しました。 　●ＢＭＷの「ＭＩＮＩ」ブランドは、昭和３４年にイギリスの自 　　動車メーカーが日本での販売を開始して以来、その後権利取得 　　したＢＭＷがコンセプト・デザインを承継しながら広く販売し 　　てきて、雑誌等でも需要者の間に高い評価を受けてきているこ 　　と、テレビや新聞、ウェブサイト等での宣伝広告のほとんどに 　　「ＭＩＮＩ」「ミニ」の標章が表示され、グーグルで「ＭＩＮ 　　Ｉ車」を検索しても上位１００件のほとんどがＢＭＷの「ＭＩ 　　ＮＩ」ブランドに関する内容であることなどから、少なくとも 　　自動車に使用された場合、ＢＭＷの自動車を表示するものとし 　　て需要者の間に広く認識されているといえる。 　●Ｘ社の「ＥＣＯ　ＭＩＮＩ」を自動車に使用した場合、「ＥＣ 　　Ｏ」は環境に優しいとの観念が生じるものの、それ自体の自他 　　識別力は弱いから、上記のとおり自動車で「ＭＩＮＩ」といえ 　　ばＢＭＷの自動車を表すと認識されている取引の実情からする 　　と、「ＥＣＯ」と結合していてもＢＭＷをイメージし、混同す 　　るおそれがあるといえる。よって、Ｘ社の商標登録は商標法４ 　　条１項１０号の不登録事由に該当する。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）商標の不登録事由 　商標法３条及び４条は、出願しても登録にならない商標、すなわ ち商標の不登録事由について定めています。その一つが、本件で問 題となった、「他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同 一又は類似の商品・役務に使用するもの」という４条１項１０号の 規定です。 　同規定の趣旨は、ある商標が未登録だとしても、これがすでに周 知となっている場合、これと類似の商標の登録を認めると、商品や 役務（サービス）の出所（どの事業者の商品やサービスか）につい て需要者（ユーザー）の間で混同が生じるおそれがあり、これを防 止する必要があること（出所の混同防止）、さらに、当該周知の未 登録商標が築き上げてきた信用・利益を保護することにあります。 （２）自社のブランドなどが他者に登録されてしまった場合 　新しい商品名やブランドを使用して、ある新商品やサービスを展 開するというケースで、最初は今後の事業展開が見えないことから、 商標出願を控える（あるいは商標出願を考えなかった）というケー スは少なくないと思われます。 　そして、その後新しい商品名での事業が軌道に乗って、当該商品 が地域では知られてきたと思った矢先、第三者がこれと類似する商 標を登録してしまうということもないとはいえません。 　この場合これに対抗するすることは必ずし容易ではありませんが、 第三者が当該商標を出願した際に、自社の商品名がある程度有名に なっていた（周知となっていた）場合の対抗手段として、商標法４ 条１項１０号に基づき当該商標登録の無効を主張することも検討の 選択肢として頭に入れておくのはマイナスではないでしょう。 　ここで同号の「需要者の間に広く認識されている」とは、全国的 に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されてい る商標をも含むと解されています。また、この「需要者」は、必ず しも最終消費者に限らず、事業の形態に応じ、自社の取引先で足り ます。 　ですから、自社の商品が全国で売れていないからとか、一般消費 者には有名ではないという理由で必ずしもあきらめる必要はないと いうことになります。 　なお、上のようなケースで、商標権者から差止請求等の権利の主 張を受けた場合には、対抗手段として「先使用権」を主張できる場 合がありますが、これについては別の機会に書きたいと思います。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　弊所ウェブサイト紹介～商標法　ポイント解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企 業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。 例えば本稿のテーマに関連した商標法については http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/ において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報 くだされば幸いです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。 ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原 則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド レス宛、メールでお申出ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集発行】 弁護士法人クラフトマン （旧 石下雅樹法律・特許事務所） 横浜主事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階 クラフトマン法律事務所 TEL 045-276-1394（代表） 045-620-0794 FAX 045-276-1470 新宿オフィス 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所 TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766 mailto:info@ishioroshi.com 弊所取扱分野紹介（リーガルリサーチ・法律調査） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━