共同出願・特許権の共有の取扱

共同出願・特許権の共有の取扱

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2015-06-11

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 弁護士法人クラフトマン 第151号 2015-06-09 ------------------------------------------------------- 法律相談ご案内 http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html 顧問弁護士契約（顧問料）についての詳細 http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ １　今回の判例　共同出願・特許権の共有の取扱 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 知財高裁平成２７年４月１３日判決 　Ａ社は、「心血管の機能を向上する為の組成物及び方法」という 名称の発明を特許出願しました。その後Ａ社は、この特許を受ける 権利を、Ｂ社との共有となるよう譲渡しました。 　しかし、この出願については拒絶査定がなされ、さらに、不服審 判においても拒絶査定が覆されることはありませんでした。 　それで、出訴期間満了日である平成２６年７月２３日、審決取消 訴訟が提起されましたが、同訴訟はＡ社のみが原告名義となってい ました。その後、Ｂ社は、出訴期間後である同年８月１日、共同訴 訟参加の申出をしました。 　 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ２　裁判所の判断 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 　裁判所は以下のとおり判断し、訴えを不適法として却下しました 。 ●　特許を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟は、共有者 が全員で提起することを要する（いわゆる固有必要的共同訴訟）。 ●　出訴期間の定めがある訴えについては、共同原告として参加す る参加申出は、出訴期間経過後はできない。 ●　よって、本件は、共同訴訟人となるべき者が脱落しているとい え、訴えは不適法である。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３　解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （１）特許権の共有の概要 　特許権の共有とは、１個の特許権を２名以上で共同して所有する ことをいいます。 　特に、技術の複雑化・高度化に伴って、１企業・１組織内のみな らず、産学、産官、民間どうしで技術の共同開発することが近年多 くなってきており、その結果、開発成果である特許権の共有が増え ています。 　また、諸々の理由で、特許権や特許を受ける権利の一部が譲渡さ れ、これらの権利が共有されるに至るという場合も少なくありませ ん。 （２）共有特許の扱いにおける留意点 　特許権の共有は、共同開発の結果としては自然な流れではありま すが、意外と扱いが面倒な点があることに留意する必要があります。 本稿では特に、特許の実施やライセンスを中心に触れたいと思いま す。 　まず、特許法では、特許の共有者が自ら共有特許を実施する場合 には、他の共有者の同意は不要とされています。共有者間であえて 合意しない限り、実施料などを支払う必要もありません。 　他方、共有者の一部が、共有特許を第三者にライセンスしたり、 共有特許の持分を譲渡する場合、他の共有者の同意が必要とされて います。 　例えば、開発専業であり、製造能力がなく、開発成果の譲渡やラ イセンスから収益を得ようとするＸ社と、大手メーカーＹ社が共有 で特許を取得したというケースを考えます。この場合、製造能力が あるＹ社は特許を自ら実施して収益を得られるのに対し、製造能力 がないＸ社は、Ｙ社の同意が得られなければ、その特許を譲渡もラ イセンスもできず、宝の持ち腐れに終わってしまう、という事態が 想定しえます。特に、Ｘ社とＹ社の間で、何らかの理由で関係が悪 化したという場合は、こうした懸念は現実化すると考えられます。 　また、上のようなケースは、企業と大学の共同研究開発でもいえ るかもしれません。 　それで例えば、自社がＸ社のような立場の場合には、遅くとも出 願に入る前までには、共同開発契約や共同出願契約を締結し、一方 の共有者が当該特許を実施した場合には、自己実施であっても他方 に対して実施料を支払うといった定めをしておくことが有効な手立 てとなることがあります。 　また、これらの契約において、各共有者が、一定の条件のもと、 他の共有者の同意なくライセンスできる範囲を定めておくのも有効 かもしれません。 　他方、産学の共同開発において、メーカー側の立場では、共同研 究者の大学・研究機関から、共有持分を譲り受けるということを考 えてみてもよいかもしれません。なぜなら、大学側としては、出願 費用の負担を回避し、むしろ共有持分を譲渡して研究費を早期に回 収したいと考えている場合もあるからです。 　そして、メーカー側としては、共有持分の譲渡を受けて自社単独 出願とすれば、その後の手続は、タイミングも含め、すべて自社の 判断で行えますし、特許の共有に伴う面倒な扱いも回避できます。 それで、上のような早期の共有持分の譲渡は、メーカーと大学双方 にメリットが生じるスキームとなり得るわけです。 　以上のとおり、共同研究・開発を行う場合には、自社・自機関の 立場と能力、関与目的や得たい成果、収益化のスキームなどに照ら した、長い目で見た検討が必要となります。この点で契約書の作成 は重要であり、特許法に通じた弁護士のサポートも受けながら、ス キーム全体や契約条件について慎重に検討することは考慮の価値が あると思われます。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ４　弊所ウェブサイト紹介～特許法　ポイント解説 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企 業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。 例えば本稿のテーマに関連した特許法については、 http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/ にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、 特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用 ください。 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー ルでご一報くだされば幸いです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。 ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申 出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、 メールでお申出ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集発行】 弁護士法人クラフトマン 代表弁護士・弁理士　石下雅樹 新宿事務所 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所 TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766 横浜事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階 クラフトマン法律事務所 TEL 045-276-1394（代表） 045-620-0794 FAX 045-276-1470 mailto:info@ishioroshi.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊所取扱分野紹介（契約書作成・契約書チェック・英文契約） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html （弁護士費用オンライン自動見積もあります） 弊所取扱分野紹介（英文契約書翻訳・英語法律文書和訳） http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■配信停止アドレス 　　http://archive.mag2.com/0000173078/index.html ■バックナンバー 　　http://www.ishioroshi.com/biz/topic/